21/09/19 
Actualité Juridique par Me Richard Rondoux

Un nom de domaine peut constituer une antériorité de marque

L’affaire opposait le titulaire d’une marque qui estimait être victime d’actes de contrefaçon de celle-ci en raison de l’exploitation d’un nom de domaine similaire. En défense, la société poursuivie contestait la validité de la marque qui lui était opposée en faisant valoir le fait que le nom de domaine avait été réservé et exploité antérieurement au dépôt de la marque, le nom de domaine constituait donc une antériorité à la marque.

Dans un Arrêt du 4 juillet 2019, la cour d’appel d’Aix-en-Provence rappelle les dispositions de l’article L.711-4 du Code de la propriété intellectuelle selon lesquelles « ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs » dont il donne une liste rappelant également que cette liste n’est pas limitative, par conséquent « un nom de domaine constitue un signe distinctif dont l'antériorité peut être revendiquée pour demander l'annulation d'une marque dès lors que cette antériorité est certaine, se traduisant par une exploitation effective, et qu'il existe un risque de confusion généré par la concomitance des deux signes ».

L’examen des faits révélait que le nom de domaine avait été réservé avant le dépôt de la marque et était également exploité antérieurement. Le risque de confusion en raison de l’exploitation concomitante du nom de domaine et de la marque était également établi. Par conséquent, le nom de domaine, réservé et exploité avant le dépôt de la marque, constituait bien une antériorité à celle-ci justifiant l’annulation de la marque. L’action en contrefaçon est donc tenue en échec et, pire, se solde par l’annulation de la marque faute de vérification de la disponibilité du signe au moment du dépôt et à nouveau avant d’engager l’action en contrefaçon pour anticiper les demandes reconventionnelles.

Avant de réserver une marque, les diligences préalables imposent de procéder à la vérification de la disponibilité du signe et donc de l’existence de droits antérieurs sur la dénomination. Cette recherche ne doit pas se limiter aux marques déposées mais doit porter, plus largement, sur tous les signes distinctifs (nom de domaine, enseigne, dénomination sociale, etc.) il est donc recommandé de recourir aux services d’un professionnel.

 

Maître Richard Rondoux, Avocat au Barreau de Paris et associé du Cabinet BRG demeure à votre disposition pour toute question sur ce sujet.